La registrazione del marchio è un processo complesso. Si tratta di un’operazione presa in carico da professionisti abilitati, in grado di assicurare che la registrazione vada a buon fine, in tempi brevi e senza intoppi.
Tra le società leader in Italia si segnala registrareunmarchio.it. Lo studio legale da oltre 10 anni si occupa della tutela dei diritti di proprietà intellettuali, non solo marchi, ma anche design, brevetti e diritto d’autore.
In questo approfondimento vedremo tutto ciò che c’è da sapere per registrare un marchio in Italia, in Europa (Marchio Comunitario) e negli stati extra UE (Marchio Internazionale) fornendo così una panoramica quanto più completa sull’argomento.
Indice dei contenuti
Registrazione del marchio: Come si fa? Tutto quello che c’è da sapere. 1
Perché bisogna registrare un marchio. 1
Quale protezione garantisce la registrazione del marchio. 1
Cos’è il marchio collettivo. 2
Perché conoscere la Classificazione di Nizza. 2
In quali paesi bisogna registrare il marchio?. 2
Registrare un Marchio in Europa. 3
Registrare un Marchio Internazionale. 3
Quanto costa registrare un marchio?. 3
Perché è importante la ricerca d’anteriorità. 3
Quali informazioni inserire e tempistiche per la registrazione. 3
Risposte alle domande frequenti sul marchio. 4
- Si può utilizzare il simbolo ®?. 4
- Si può utilizzare il simbolo TM?. 4
- Cosa succede se viene registrato un marchio identico al proprio?. 4
- Cosa succede se qualcuna utilizza senza autorizzazione un marchio registrato. 4
- Si può cedere il diritto di utilizzo del marchio registrato?. 4
Registrare un marchio: le conclusioni 5
Come registrare un marchio
Come i lettori scopriranno leggendo l’articolo, registrare un marchio in Italia è un’operazione in sé abbastanza semplice. Ad essere complesso infatti è tutto il lavoro preliminare da svolgere e necessario per non vedersi la domanda respinta o, ancora peggio, il marchio depositato rivendicato da terzi.
Per registrare un marchio bisogna dunque presentare domanda presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) oppure recarsi presso la propria Camera di Commercio.
Perché bisogna registrare un marchio
Un altro aspetto da chiarire sin dalle prime battute è che non si ha alcun obbligo di registrare il proprio marchio. Tuttavia, l’operazione permette di beneficiare del diritto di uso esclusivo del marchio all’interno del territorio (Italia, Europa).
Inoltre, un marchio registrato, il segno identificativo della propria attività e dei prodotti commercializzati, è più semplice da difendere in sede legale nel caso in cui qualcun altro decida di appropriarsene.
Quale protezione garantisce la registrazione del marchio
Registrare un marchio permette quindi di godere dei diritti di proprietà intellettuale previsti. Questo vuol dire che il titolare (o i titolari) del marchio possono scegliere se e a chi far utilizzare il marchio, oltre che impedire eventuali tentativi da parte di terzi di registrare un segno uguale o molto simile.
Quanto appena detto evidenzia l’importanza di riportare, in sede di presentazione della domanda, tutte le caratteristiche del marchio, facendo massima attenzione a tutte le parti che si vuole proteggere. Più si è precisi, più il marchio risulterà protetto negli anni avvenire.
Quali sono i requisiti
Tutti i requisiti che un marchio deve rispettare per essere ritenuto idoneo alla registrazione sono contenuti nel Codice della Proprietà Industriale. In dettaglio, il marchio deve essere:
- Nuovo: non devono esistere altri marchi uguali o simili già registrati sul territorio e per una determinata classe merceologica
- Distintivo: quando ha delle caratteristiche che lo rendono oggettivamente identificabile
- Lecito: quando rispetta i requisiti previsti dalla legge (non deve essere contrario al buon costume, all’ordine pubblico, non deve dichiarare il falso).
Un marchio può essere composto da uno o più elementi. Ad esempio, da un nome, una parola o da un insieme di parole, da cifre e anche da suoni. Questi elementi possono essere anche combinati tra loro.
Bisogna tuttavia stare attenti a diversi aspetti. Qualora si volesse registrare un nome di persona, il CPI specifica che il nome non deve né essere offensivo né ledere i diritti altrui. Registrare un marchio contenente un nome di persona in particolare richiede alcune attenzioni ulteriori ed è bene discutere tutti gli aspetti con il proprio legale prima di procedere. Una particolare attenzione bisogna tenere anche nella forma dell’altro. Quest’ultima, così come il nome, deve rispettare i suddetti requisiti.
Cos’è il marchio collettivo
Un marchio d’impresa può essere anche registrato dai Consorzi. In questo caso si parla di marchio collettivo. Quest’ultimo permette così di tutelare i prodotti di più attività associate. Il marchio applicato diventa così una garanzia in più anche per i consumatori, i quali hanno la certezza di acquistare un prodotto che rispetta tutte le caratteristiche associate al marchio collettivo registrato.
Perché conoscere la Classificazione di Nizza
A parte per alcuni casi particolari i diritti sul marchio registrato sono validi nel solo territorio in cui si presenta (e viene approvata) la richiesta di registrazione e per le sole classi merceologiche indicate.
La scelta del territorio e delle classi merceologiche è molto importante per garantirsi un’adeguata protezione. Nell’ambito delle classi merceologiche la classificazione di Nizza ne individua 45, le prime 34 sono dedicate alle merci, dalla 35 alle 45 ai servizi.
Per fare un esempio, un’azienda operante nel settore dell’auto, potrebbe valutare la Classe 12 dedicata appunto ai veicoli. Coloro che operano nel settore alimentare invece dovrebbero registrare il marchio per la classe 43 (fornitura di cibi e bevande).
In quali paesi bisogna registrare il marchio?
La scelta è personale. Molto dipende dal proprio business. Qualora un’azienda commercializzi prodotti o servizi solo in Italia e non intende espandersi all’estero, allora è sufficiente registrare il marchio solo in Italia.
Diversamente si può pensare di presentare il marchio all’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), l’ente preposta per la registrazione del marchio a tutti i paesi aderenti UE. È anche possibile registrare il marchio in molti paesi extra UE. In quest’ultimo caso l’ente di riferimento è il WIPO (Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale).
Registrare un Marchio in Europa
Come anticipato l’ente di riferimento è l’EUIPO. Le procedure previste sono simili a quelle per il marchio in Italia. Dopo aver presentato la domanda, entro tre mesi si riceve comunicazione riguardo l’esito.
Se nessuno dovesse opporsi alla richiesta allora il marchio risulta registrato per i successivi 10 anni (rinnovabili) in tutti gli stati.
Registrare un Marchio Internazionale
Il marchio internazionale include tutti i paesi aderenti al protocollo di Madrid. Per registrare il marchio in uno o più paesi extra UE è necessario prima registrare il marchio in Italia o in Europa e successivamente presentare domanda al WIPO.
Quanto costa registrare un marchio?
Per registrare il marchio bisogna considerare il numero di Stati in cui si intende registrare il marchio e il numero di classi merceologiche. La registrazione di un marchio in Italia ha un costo pari a:
- 101 euro per la tassa di registrazione
- 34 euro tasso per ogni classe merceologica successiva alla prima
- 40 euro (circa) spese amministrative
- 16 euro marca da bollo
In Europa i costi sono:
- 850 euro per la tassa di registrazione (compresa una classe merceologica)
- 50 euro per la seconda classe merceologica
- 150 euro per ogni classe aggiuntiva successiva alla seconda.
Non è possibile invece stimare a priori i costi di registrazione del marchio internazionale in quanto variano a seconda del paese o dei paesi scelti. Ai suddetti costi inoltre bisogna aggiungere il corrispettivo richiesto dal professionista abilitato per le attività da lui svolte.
Perché è importante la ricerca d’anteriorità
Il modo più rapido per registrare un marchio in Italia consiste nell’avvalersi della procedura online. Per portare a termine l’operazione prassi vuole che si effettui una ricerca d’anteriorità e un’analisi di fattibilità due operazioni finalizzate a scongiurare il rischio che la domanda non venga accolta.
La ricerca d’anteriorità consiste nel consultare le banche dati disponibili e pubbliche al fine di verificare se il proprio marchio abbia tutti i requisiti per essere registrato.
In altre parole, la verifica deve portare a stabilire se esistono o meno altri marchi uguali o simili al proprio per una determinata classe merceologica.
Qualora il marchio rispetti le caratteristiche specificate nei paragrafi precedenti e non risulti già registrato allora è possibile depositare la domanda di registrazione.
Quali informazioni inserire e tempistiche per la registrazione
In sede di presentazione della domanda è richiesto d’inserire informazioni quali:
- Nome del richiedente
- Tipo di marchio
- Classi merceologiche
- Dati della società richiedente
- Descrizione e riproduzione del marchio
Dopo aver presentato la domanda l’UIBM svolge un esame formale volto ad accertare che tutte le informazioni richieste siano state riportate in maniera corretta. Successivamente viene analizzato il marchio dal punto di vista tecnico, e in caso di esito positivo la domanda di registrazione viene resa pubblica per un periodo di tre mesi. Questo periodo serve per dare a terzi la possibilità di opporsi alla registrazione del marchio.
Trascorsi i tre mesi e nel caso non siano state avanzate opposizioni alla richiesta il marchio viene effettivamente registrato.
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in genere impiega circa 6 mesi per completare tutte le procedure a partire dalla data di presentazione della domanda. Nel frattempo, è comunque possibile iniziare o continuare ad utilizzare il marchio anche prima che la registrazione vada a buon fine.
Risposte alle domande frequenti sul marchio
1. Si può utilizzare il simbolo ®?
La legge autorizza l’utilizzo del simbolo ® solo a coloro in possesso del certificato di avvenuta registrazione del marchio. L’utilizzo del simbolo, tuttavia, non è obbligatorio.
2. Si può utilizzare il simbolo TM?
Diversamente per quanto riguarda il simbolo ™ (Tradermark) in Italia non c’è una legge specifica. Prassi vuole che il simbolo sia riportato per indicare che il marchio è in attesa di un responso da parte dell’ufficio competente in materia di marchi e brevetti.
3. Cosa succede se viene registrato un marchio identico al proprio?
Una volta registrato un marchio è buona norma fare in modo che altri non tentino di registrare un marchio simile al proprio. Per evitare questo scenario bisogna consultare a cadenza regolare le richieste di registrazione pubblicate sul Bollettino e opporsi qualora si noti un tentativo di registrare un marchio identico o molto simile al proprio. Inoltre, è possibile attivare il servizio di sorveglianza di un marchio così da essere informati in caso di irregolarità.
4. Cosa succede se qualcuna utilizza senza autorizzazione un marchio registrato
In questo caso è bene rivolgersi ad un avvocato esperto in materia. Prassi vuole che prima si inviti l’altro a interrompere l’utilizzo del marchio registrato e nel caso la richiesta non porti a cessare la pratica allora bisogna agire giudizialmente.
5. Si può cedere il diritto di utilizzo del marchio registrato?
Sì, il titolare di un marchio registrato può venderlo o cedere ad altri il diritto di utilizzo. Vendendolo si perdono tutti i diritti sul marchio, cedendolo invece si conservano i diritti.
Registrare un marchio: le conclusioni
Registrare un marchio è un’operazione che quando affidata a dei professionisti del settore può realmente tutelare l’azienda e i relativi prodotti o servizi erogati.
Come riportato in questo articolo sono diverse le attenzioni e le operazioni da svolgere prima e dopo aver registrato un marchio; tuttavia, qualsiasi organizzazione oggi che ha l’ambizione di crescere, di tutelarsi e di aumentare la propria reputazione sul mercato è bene consideri i vantaggi derivanti dal possesso di un marchio registrato.
